1. 침해의 의의

(1) 특허
특허권자의 허락 없이 제3자가 특허된 발명을 무단으로 실시하는 경우로서, 즉 제3자가 특허권자의 허락없이 특허발명에 관련된 제품을 생산, 판매, 수입 등을 하는 행위나 특허된 방법을 사용하는 행위는 특허권의 침해로 인정됩니다.
뿐만 아니라, 특허발명을 직접 침해하지 않았다 하더라도, 특허품의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 판매 등을 하는 행위나, 특허된 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 판매 등을 하는 이른바 간접침해행위도 특허권의 침해로 봅니다.

(2) 의장
제3자가 의장권자의 허락없이 의장권자의 등록의장과 동일하거나 이와 유사한 의장을 업으로서 실시하면 의장권의 침해로 인정됩니다.

(3) 상표
제3자가 상표권자의 허락없이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권의 침해로 인정됩니다.


2. 출원중의 침해시 구제수단

(1) 경고장 발송
출원된 발명 또는 의장이 공개되어 있다면 침해자에게 그 침해행위에 대하여 특허권 또는 의장권 설정등록후 보삼금을 청구할 것이라는 취지의 경고장을 발송하여야 합니다.
특허출원 또는 의장출원이 공개되어 있지 않은 경우에는 특허청에 조기공개 또는 출원공개를 신청하여야 합니다.
그러나, 침해자가 이러한 경고장을 받고도 침해행위를 멈추지 않을 경우, 출원이 특허되거나 의장등록될 경우 그 경고장을 받은 날로부터 소급하여 특허권을 침해한 것으로 인정되어 민사상의 보상금을 청구할 수 있습니다.

(2) 우선심사청구
출원공개되어 있는 발명 또는 의장을 타인이 업으로서 실시하고 있다고 인정되는 경우 즉 침해가 발생하고 있다고 인정되는 경우는 우선심사를 청구할 수 있습니다.
우선심사를 청구하면 대략 우선심사청구한 날로부터 3-4개월이면 특허 또는 의장등록될 수 있으므로, 그 특허권 또는 의장권에 기한 가처분신청, 고소, 손해배상청구 등의 민형사상의 조치를 취할 수 있습니다.


3. 특허권 등의 침해시 조치

(1) 경고장 발송
특허권 등의 침해라고 판단될 경우, 우선 침해자에게 내용증명우편으로 경고장을 발송하는 것이 일반적입니다.
이를 통해, 침해자로 하여금 자신이 특허권 침해행위를 하고 있다는 사실을 인지시켜 침해행위의 중단을 촉구하는 한편 이후의 민, 형사 소송에서 특허권자가 유리한 지위를 확보할 수 있습니다.

(2) 민사상 조치

- 침해금지청구
특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있을 뿐만 아니라 이와 동시에 그 침해행위를 조성한 물건까지도 폐기하거나 제공된 설비를 제거하게 하고 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있습니다.

- 손해배상청구권
특허권 또는 전용실시권이 고의 또는 과실에 의하여 침해되었을 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있습니다.

- 신용회복 조치 청구권
특허권자 또는 전용실시권자는 타인이 특허발명을 침해하여 업무상의 신용을 실추케 한 때에는 법원에 신용회복조치청구를 할 수 있으며 법원은 손해배상을 명하거나 손해배상과 함께 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있습니다.

- 부당이득반환청구권
부당이득 반환청구권이란 정당한 법률상의 원인이 없는데도 타인이 재산적 이익을 얻는 경우 손실자가 자기가 입은 손실을 한도로 하여 이득의 반환을 청구할 수 있는 권리를 말하며, 부당이득반환청구권은 손해배상청구권의 소멸시효 3년이 완성된 경우에도 행사할 수 있다는 점이 장점입니다.

(3) 형사상 조치
특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권을 침해한 자의 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다.
또한 침해행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 특허권자 등의 청구에 의해 그 물건을 특허권자에게 교부하도록 할 수 있습니다.
다만, 특허권, 실용신안권, 의장권의 경우 권리자(특허권자, 전용실시권자)만이 고소를 할 수 있습니다.


4. 특허권 등의 침해경고장 접수시의 조치

(1) 적법한 권리 및 권리자인지 여부 확인
특허권 등의 침해경고를 받은 경우 그 특허권 등이 실제로 존재하는가를 확인하여야 하며, 이는 특허등록원부를 통해 확인할 수 있습니다.
다만, 실용신안권의 경우 무심사로 등록되었다면 기술평가청구를 하여 등록유지결정을 받았는지도 함께 확인하여야 합니다.
또한 침해경고장을 보낸 이가 진정한 특허권자 혹은 전용실시권자인지 여부도 함께 확인하여야 합니다.

(2) 침해여부의 판단
자신이 실시하고 있는 물품이 특허권 등을 침해하는지 여부를 판단하여야 하며, 이러한 판단은 일반인들이 하기에는 어려우므로 전문가인 변리사와 상의하는 것이 좋습니다.

(3) 침해가 아닌 경우
경고장에 대한 검토 결과 침해가 아니라고 판단될 경우 경고장의 내용이 부당하다는 내용의 답변서를 내용증명우편으로 송부하여야 합니다.
답변서의 경우 자칫 권리자와의 분쟁이 심판, 소송으로 확대되는 것을 방지할 수 있습니다.

또한 이러한 답변서의 송부에도 불구하고 권리자가 그의 주장을 굽히지 않을 경우 특허청에 자신의 물품이 상대방의 권리에 속하지 않는다는 권리범위확인심판을 청구하거나, 상대방의 권리가 무효라는 무효심판을 제기할 수 있습니다.

(4) 침해일 경우
자신의 물품이 상대방의 권리를 침해할 경우, 실시를 중단하고 원만한 합의점을 찾도록 노력하여야 할 것입니다. 이러한 합의점으로는 라이센스를 설정하는 방법 등이 있습니다.
특히 경고장을 접수한 후의 실시는 고의가 인정되어 민사상 책임 뿐만 아니라 형사상 책임을 지게 될 수 있으므로, 가급적 경고장을 접수한 경우에는 침해가 아니라는 판단이 서기 전까지는 실시를 중단하는 것이 바람직합니다.