1. 해외출원의 개요 및 필요성

산업재산권(특허, 실용신안, 의장, 상표)의 국내 출원이나 국내 등록은 국내에서만 효력이 미치며, 이를 속지주의 원칙이라 합니다.

따라서 어느 외국에서 자신의 권리를 주장하기 위하여는 그 외국에 각각 출원하여 등록을 받는 것이 원칙입니다.

그러나 각국마다 언어가 다를 뿐만 아니라 각국마다 산업재산권에 관한 제도가 서로 차이가 있으므로, 출원인이 이를 모두 준비하기에는 시간과 비용 등 여러 가지 문제가 발생합니다.

이와 같은 해외출원의 문제점을 해결하기 위한 여러 가지 제도들을 소개합니다.

2. 파리조약에 기한 우선권주장을 이용한 해외출원방법

파리조약은 일반적인 해외출원방법으로서, 각 개별국가에 직접 출원을 하되, 국내에 이미 출원된 특허, 실용신안, 의장 또는 상표(이하 "선출원")에 의존하여 출원하는 것을 말합니다.

선출원일로부터 일정기간(특허/실용신안 - 1년, 의장/상표 - 6개월)이내에 해외에 출원(이하 "후출원")하면서 그 선출원에 대한 우선권주장을 할 경우, 후출원의 출원일을 선출원의 출원일로 소급하여 인정하여 줍니다.

현재 대부분의 국가가 파리조약에 가입되어 있으므로, 특허출원의 경우 어느 국가나 파리조약에 의하여 국내 출원일로부터 1년 이내에 해외출원을 하게 되면 그 해외출원은 마치 국내 출원일에 출원된 것으로 취급됩니다.

따라서 출원인은 국내 특허출원을 하게 되면, 그 출원일로부터 1년 이내에 해외출원을 진행하는 것이 바람직합니다.

또한 특허출원인이 선출원일로부터 1년을 경과하여 해외에 출원하는 경우라도 그 해외출원이 부적법한 것은 아니며, 파리조약에 기한 우선권주장이 인정되지 않을 뿐입니다.
다만, 선출원일로부터 1년이 경과한 후 해외출원을 한다면 우선권주장이 인정되지 않으므로, 그 해외출원일 전에 자신의 발명과 동일한 문헌이 공개될 수 있으므로 특허받지 못할 위험이 높아지게 됩니다.

3. 특허협력조약(PCT)을 이용한 해외출원

파리조약에 기한 우선권주장을 이용한 해외출원의 경우에도 사실상 출원인에게 1년간의 유예기간을 주는 것일 뿐이지 개별국마다 출원하여야 한다는 불편은 여전합니다.

따라서 해외에 출원하고자 하는 국가가 많을 경우에는 일반적으로 특허협력조약(PCT)를 주로 이용합니다.

특허협력조약을 이용한 해외출원은, PCT에 가입한 나라간에 특허를 좀 더 쉽게 출원하기 위해, 출원인이 특허를 받고자 하는 국가를 지정하면서 자국특허청(우리나라 특허청)에 하나의 PCT국제출원서를 제출하면, 이에 의해 각 지정된 국가(지정국)에 대하여 출원을 한 것과 같은 효과를 인정해주는 제도입니다.

또한 PCT출원을 하면서 동시에 파리조약에 기한 우선권주장이 가능하므로, 출원인은 국내출원일로부터 1년 이내에 PCT출원을 하면 전체 해외출원이 국내출원일로 소급하는 효과를 얻을 수 있습니다.

다만, 특허협력조약은 특허출원과 실용신안출원에 대하여만 인정될 뿐, 의장출원과 상표출원은 그 대상이 아니며, 또한 각 지정국에서 실질적으로 권리를 획득하고자 하는 경우에는 별도로 각 개별국에서의 국내절차를 진행하여야 합니다.

4. 상표의 해외출원

종전에는 상표를 해외출원하기 위하여는 상기의 파리조약에 의한 우선권주장을 이용하여 선출원일로부터 6개월 이내에 출원하여 우선권을 인정받는 방법만이 있었습니다.

그러나 2003년 4월 10일부터는 상표의 경우 해외출원시 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도를 이용할 수 있게 되었습니다.

마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도의 경우, 하나의 국제출원에 의하여 다수국에 직접적으로 상표를 출원하는 효과를 가집니다.

따라서 PCT특허출원의 경우에는 PCT특허출원할 경우 각 지정국에 출원된 것과 같은 유사한 효과를 부여한 후 출원인의 선택에 따라 각 개별국의 국내단계를 진행하여야 하는 반면에, 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도의 경우 별도의 각 개별국의 국내단계를 진행할 필요없이 국제상표등록출원만으로 곧바로 개별국에 직접적으로 출원한 효과를 발생합니다.

다만 마드리드 의정서에 가입한 국가는 2001년 10월 18일 현재 알바니아, 알제리아, 아르메니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 벨라루스, 벨기에, 부탄, Bosnia and Herzegovina, 불가리아, 중국, 크로아티아, 쿠바, 체크공화국, 북한, 이집트, 프랑스, 독일, 헝가리, 이탈리아, 카자흐스탄, 케냐, 키르지즈스탄, 라트비아, 레소토, 리베리아, 리흐텐슈타인, 룩셈부르크, 모나코, 몽골, 모로코, 모잠비크, 네델란드, 폴란드, 포루투칼, 몰도바공화국, 루마니아, 러시아연방, 산마리노, 시에라레온, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 수단, 스와질랜드, 스위스, 타지키스탄, 마케도니아공화국, 우크라이나, 우즈베키스탄, 베트남, 유고슬라비아로 총 52개국뿐이므로, 마드리드 의정서에 가입하지 않은 국가에 상표출원을 진행하고자 할 경우에는 별도로 해외출원을 진행하여야 합니다.